淺談專利代理機構科創服務能力的培養

2020-05-22裴金華下載文件:暫時沒有下載文件
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隨著中芯國際準備到科創板上市的消息傳出,科創的熱度儼然超過了創業板,然而科創板天生就熱衷于科技領先的企業,其核心是鼓勵和支持具有科創屬性的企業上市融資。知識產權代理機構尤其是專利代理機構應當承擔起服務科創性企業知識產權法律需求的重任,故筆者在此就企業的科創屬性要求以及如何提升專利代理機構服務科創企業能力兩個方面進行一下探討。

一、什么是科創屬性?


證券監督管理委員會在2020年3月20日發布的第21號公告《科創屬性評價指引(試行)》中規定了科創板定位的相關行業領域中,同時符合下列3 項指標的企業可以支持和鼓勵科創板上市:

(1)最近三年研發投入占營業收入比例5%以上,或最近三年研發投入金額累計在6000 萬元以上;

(2)形成主營業務收入的發明專利5項以上;

(3)最近三年營業收入復合增長率達到20%,或最近一年營業收入金額達到3億元。

同時還規定,雖未達到前述指標,但符合下列情形之一的企業也可支持:

(1)發行人擁有的核心技術經國家主管部門認定具有國際領先、引領作用或者對于國家戰略具有重大意義;

(2)發行人作為主要參與單位或者發行人的核心技術人員作為主要參與人員,獲得國家科技進步獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎,并將相關技術運用于公司主營業務;

(3)發行人獨立或者牽頭承擔與主營業務和核心技術相關的“國家重大科技專項”項目;

(4)發行人依靠核心技術形成的主要產品(服務),屬于國家鼓勵、支持和推動的關鍵設備、關鍵產品、關鍵零部件、關鍵材料等,并實現了進口替代;

(5)形成核心技術和主營業務收入的發明專利(含國防專利)合計50項以上。

分析上述兩點,可以發現其重點略有不同

三項常規指標規定的是:研發+專利+營收三者缺一不可,這是因為這三者是相互緊密聯系而不可分割的,即企業必須是有大量的研發投入,而后由這些研發投入產生了一定數量的具有壟斷的發明專利權,最后已經利用這些壟斷的發明專利權實現了足夠的營業收入。

五項例外指標規定的是:核心技術國際領先、獲得國家獎、重大科技專項、替代進口、50項以上發明專利五者任選其一。這是因為,五項指標之一如果滿足,足以說明企業具有高端的“硬科技”。

對比以上兩點可知,常規指標強調的是企業科技創新實力的系統性,落腳點是公司已經落地并且長期穩定的營收預期;而例外指標則突出企業“硬科技”,推從的是企業科技的領先性,對是否具有系統性的要求則弱化了。

而在2020年3月3日發布的《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》中要求保薦機構重點推薦新一代信息技術領域、高端裝備領域、新材料領域、新能源領域、節能環保領域、生物醫藥領域這六大領域的科技創新企業。

筆者認為,從這兩個指引中可知,所謂科創屬性指的是在國家鼓勵的高新技術領域內的企業要么具備系統的研發能力并依靠該研發先進成果形成營收,要么擁有足夠的“硬科技”且未來具備良好的科技轉化為市場的潛力。

從知識產權從業者的角度,筆者尤為關注常規指標中的(2)形成主營業務收入的發明專利5 項以上;以及例外指標中的(5)形成核心技術和主營業務收入的發明專利(含國防專利)合計50 項以上。

所謂5項發明或者50項發明,僅僅是數量上的門檻要求,實際上要達到證監會的鼓勵和支持的條件,還必須滿足實質性的科創屬性要求。筆者查看了上交所對科創版的問詢,發現還有如下實質條件需要滿足:

(1)主營業務相關的發明專利必須是和主營業務收入的產品或者服務對應的,這種對應要求產品或者服務落入發明專利的權利要求保護范圍內;

(2)核心技術相關的發明專利必須是增強公司競爭力的上下游產業領先技術或者下一代儲備技術;

(3)發明專利的來源必須清楚,要能確保獨占而不受任何第三方權利或者利益的訴求;

(4)發明專利必須能夠確保形成足夠的法律壁壘,能夠阻礙第三方的產品和服務跟隨;

(5)發明專利必須能夠保障主體營收能夠獨立自主,不受任何第三方知識產權的威脅;

(6)發明專利與主營業務收入之間存在內在的因果關系,尤其是主營業務收入需要是利用了發明專利而獲得的。?

顯然,這對專利代理機構提出了新要求也給與了新的發展機會。

二、專利代理機構應當如何幫助企業提升自己的科創屬性?


科創屬性既是科創板上市支持鼓勵的條件,更是未來我國企業實現轉型、升級和科技引領的必然選擇,因此不能僅在表面做工作,而應該在公司的戰略規劃和具體管理手段兩個層次上同時發力。筆者認為,專利代理機構應當著重幫助企業在管理戰略層次和具體執行層次進行顧問和代理。

在公司的管理戰略上:


(一)制定合適企業和行業的研發戰略?

研發是科創的核心和基礎,企業必須選擇適合自身的研發戰略,有定位、有人才、有方法、有投入、有計劃、有步驟地建立資深的高效研發體系,自始至終高度重視研發,建立長期和短期的研發戰略。

(二)實施用于市場競爭的知識產權管理戰略

研發的結果是知識產權,要將研發成果利用好,必須建立能夠實戰的知識產權管理戰略。所謂實戰的知識管理戰略,就是要將知識產權作為企業競爭的核心資源和手段,要立足于本企業的實際情況,系統地不斷提升企業在知識產權的獲得、管理、運營和保護的綜合能力,熟練掌握國際、國內的知識產權運用策略和手段,通過知識產權有效地提升企業價值,建立本行業的知識產權競爭壁壘,降低本企業的知識產權侵權風險。

在具體的執行上:


(1)聘用總體IP顧問


鑒于科創屬性對企業的知識產權規劃和運用能力要求是實質性的,而知識產權管理工作又具有高度的專業性和復雜性,例如科創屬性對發明專利的數量要求多、對專利與主營業務的匹配性要求高,而發明專利本身審查周期長、目前授權率逐漸下降,加之要形成系統的專利壁壘和確保核心技術免受專利攻擊的實施自由,故聘請專業資深的知識產權顧問尤為必要。由機構的專家團隊深度參與企業知識產權管理,在核心知識產權的數量、類型和獲得時間上進行布局,在知識產權穩定性、經營中的知識產權風險、競爭中知識產權體現的優勢等方面進行盡職調查并出具法律意見,并建立起一整套完整、可行、持續的知識產權管理體系,不僅滿足科創板上市的要求,也可為上市后的可持續發展助力。

(2)實施專利導航


專利導航是科技型企業了解自身技術研發定位和行業研發動態、技術壁壘現狀的最有效的手段。企業有必要在研發前、研發中和上市前進行現有技術檢索以及防侵權檢索,通過現有技術檢索和防侵權檢索能夠檢索出他人研發情況而避免重復研發,還能發現當前產品或者規劃產品是否會落入他人專利保護范圍。企業可參照這些檢索結果調整研發方向、借鑒技術手段,并針對這些風險專利進行無效分析、規避設計和專利布局等來消除或者降低產品侵犯他人專利的風險,也為未來專利訴訟或者交叉許可做好準備。有條件的企業還可以對行業專利進行持續地監控和分析,深入全面了解對手,實時掌握行業技術發展的動態趨勢。

(3)建立能夠實戰的IP管理體系


擯棄以往知識產權僅僅是門面、榮譽的錯誤理念,樹立知識產權是企業核心資源、重要競爭手段和發展根本要素的新觀念,并據此打造企業的IP管理體系。

建立實戰的知識產權管理體系、培養全員正確的知識產權意識非朝夕之功,各種知識產權的獲權也需要經歷一段時間周期,因此,科創板企業應當盡早地著手建立內部知識產權制度和管理體系。

在知識產權的獲得上,起初就要注重各種知識產權例如商標、域名、版權、專利、商業秘密等全方位的挖掘和布局,不僅在數量取得領先,更加要關注各種知識產權之間的協同保護和在企業未來市場競爭中的實戰價值。另外,還需要分清企業的核心知識產權要素,在企業內部明確這些IP的類型、數量、質量和具體價值。特別地,針對科創板上市鼓勵和支持的要求,企業應當盡早在專利的來源、與主營業務關系、建立專利壁壘、降低未來知識產權侵權風險、實現整體的知識產權競爭優勢上進行知識產權獲得的全面有效布局,布局時務必考慮知識產權的種類、地域、數量、獲得時間和用途。

在知識產權管理上,需要建立詳細的知識產權來源、管理流程和消亡檔案。對每項知識產權的全生命周期進行管理,有助于更好地利用和處分企業知識產權,有助于后期滿足上市企業信息披露的要求。知識產權工作往往涉及多個部門,例如,品牌部門規劃需要商標部門的配合和執行,專利則來源于技術研發部門,因此,在知識產權管理中需要通過規范流程來開展工作,以對知識產權進行有效的區分和管理。以專利為例,需要由產品、技術部門等共同協助對專利的申請必要性、技術先進性、戰略重要性、實施可能性等進行分級,通過未來競爭用途的判斷,對專利進行各維度標注以便指導該專利后續的挖掘、布局和運用。還要在各個企業部門和環節在日常運營中加強管理,降低企業的知識產權外部風險。

在知識產權運用上,要充分利用已有的知識產權資源,基于既有戰略和企業的市場競爭需要,通過各種商業、法律等綜合手段的運用,實現企業長久的競爭優勢。當前,熟練掌握知識產權運用的規則、手段和方法的人才并不多見,需要企業花大力氣解決這一問題。知識產權的獲得和管理是運用的前提,而高效的研發體系則是高質量知識產權獲得的前提,因此,企業應當避免被當前一些過熱的知識產權運營誤導,而是要基于自身知識產權數量、質量考慮知識產權的運用。

在知識產權保護上,應當擯棄以往情緒式維權和消極式維權兩種極端的維權方式,建立系統的知識產權侵權預警機制、理清可以實現的維權目標、制定詳細的維權步驟,并且要有明確的維權戰略,靈活運用各種維權措施和手段,將知識產權在企業市場競爭中的作用最大化。

專利代理機構要滿足科創企業的上述需求,必須要有大量懂法律、流程、技術和企業管理的高水平的專利代理師。現階段,雖然大多數專利代理機構業務飽滿,但服務類似科創型企業才是專利代理機構的歷史使命,而多數代理機構目前尚不能滿足這一能力要求,這提示專利代理要在大量的常規專利代理代理工作中不忘初心,發現技術和法律專業人才、錘煉綜合知識產權規劃人才、培養知識產權企業戰略規劃人才,服務科創型企業,為建設知識產權強國貢獻應有的力量。

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